Як підтвердити використання знака для товарів і послуг протягом трьох років

Опубліковано September 17, 2018 в Інтелектуальна власність, Публікації

Як підтвердити використання знака для товарів і послуг протягом трьох років

Стаття 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає наступні випадки припинення дії свідоцтва на знак:

  • на підставі заяви власника свідоцтва;
  • у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва;
  • за рішенням суду у зв’язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновідомим;
  • за рішенням суду у зв’язку з невикористанням знаку протягом трьох років.

Розглянемо більш детально саме останній випадок.

Так, пункт 4 статті 18 вищевказаного Закону визначає:

«Якщо знак не використовується в Україні повністю або  щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом  трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.» 

При цьому пункт 4 статті 16 цього ж  Закону визначає, що саме є використанням знаку:

«Використанням знака визнається:

  • нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
  • застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
  • застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у  формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. »

Враховуючи, що таке припинення дії свідоцтва відбувається за рішенням суду, то доцільно враховувати правову позицію колегії суддів Касаційного господарського суду Верховного Суд від 21 березня 2018 року (Справа № 910/11414/17), яка в черговий раз підтвердила наступне:

  1. Підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва є:

– фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг;

– невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом трирічного строку;

– наявність поважних причин такого невикористання.

  1. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання знаку розпочалося або відновилося до подання позову.
  2. На підтвердження використання знаку власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знаку для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

  1. Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знаку.

Звертаю увагу власників свідоцтв, що відчуження прав власності на знак третій особі не є видом використання знаку, які визначенні у статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а тому і позов про припинення дії свідоцтва буде судом задоволений.

Але кожна ситуація є індивідуальною, тому не варто приймати передчасних рішень без правового висновку. До того ж, вже в наступній статті ми розглянемо, як вплинула Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом на трирічний строк невикористання знаку.

Автор статті: адвокат та бізнес-медіатор, Олександр Корнієць.

Тел.: +38(044) 338-90-99
Тел.: +38(067) 443-36-38